‌水产养殖是海洋经济的重要组成部分，提高该领域的知识产权保护水平，支持“蓝色种业”创新，是促进海洋经济发展的重要保障。然而水产养殖领域通常采用公知的原理和手段进行技术研发，成效往往体现在生长速度、抗逆性等生物学性状上，因此该领域专利的创造性判断存在以下难点：一是说明书中缺乏实验数据支撑，难以客观确认技术效果；二是容易忽视相关技术手段在具体应用场景下解决对应技术问题的难度，而将其简单认定为公知常识。此外，该技术领域创新主体如何撰写申请文件以体现专利价值，也是值得关注的问题。

复审请求人“中国海洋大学”对名称为“一种制备异源三倍体扇贝的方法”（专利申请号：202211416516.5）的驳回决定不服，提出复审请求。经审理，国家知识产权局作出第1942962号复审请求审查决定，撤销驳回决定。本案结合水产养殖领域专利申请的特点，诠释了创造性评价中如何准确认定技术效果并基于技术效果准确认定发明实际解决的技术问题，以及如何准确判断区别特征是否属于公知常识。

【案情简介】

本申请要求保护一种制备异源三倍体扇贝的方法，涉及水产养殖领域。根据说明书记载，三倍体贝类具有生长快、个体大、育性差、品质好、死亡率低等优势，现有的三倍体扇贝制备通常采用三种方法：一是物理方法，用盐度调节、冷热休克等，存在孵化率低且倍化率不稳定的问题；二是化学方法，采用细胞松弛素 B等，存在诱导剂价格昂贵且细胞毒性大、成活率低的问题；三是生物杂交方法，将四倍体与二倍体杂交，理论上可100%获得三倍体，但四倍体扇贝的诱导培育存在畸形率高、死亡率高的难题。为了解决上述问题，本申请采用如下方法：使用两种不同种的扇贝，将海湾扇贝的卵子与紫扇贝的精子进行杂交，获得含有异源染色体的杂交子代，对杂交子代进行基因组测序，筛选来源于母本的核基因组与来源于父本的核基因组比例高于1.5的全雌个体，然后将所筛选的全雌个体再与海湾扇贝的精子杂交，获得异源三倍体扇贝。说明书记载，采用杂交选育结合基因组选育技术，可避免现有方法的缺陷。其中实施例2记载，未经基因组筛选的对照组子代三倍体检出率约为12%，而采用本申请经基因组筛选方法，其子代三倍体检出率为100%。

驳回决定采用对比文件1作为最接近现有技术，其中公开了一种海杂回交商品苗种的培育方法，通过海湾扇贝卵子和紫扇贝精子杂交获得具有生长优势的子代，在子代中挑选全雌个体，将所得个体再与海湾扇贝精子杂交，最终获得商品苗种。基于对比文件1公开了与本申请相同的父本、母本以及杂交方法，可确定该商品苗种中包含异源三倍体扇贝，且对比文件1与本申请说明书中对照组的方法一致。本申请与对比文件1的区别在于筛选方法不同，即本申请在肉眼筛选的基础上结合了基因组筛选，而对比文件1仅是肉眼筛选出全雌个体。

对于该区别，驳回决定引用一篇公知常识性证据以及两篇证明材料，用于证明在医学诊断中高通量测序是常用的基因测序手段，以及通过分子标记进行基因组选育是水产养殖领域的常规手段。

驳回决定认为，本申请实际解决的技术问题是如何筛选全雌个体，在对比文件1已经公开肉眼筛选全雌个体的基础上，为了筛选更准确，采用本领域常用的基因筛选方式筛选全雌个体，是本领域的常规选择。因此本申请相对于对比文件1和本领域的常规技术手段的结合不具备创造性。

复审决定则认为，本申请实际解决的技术问题是提高三倍体获得率，现有公知常识性证据尚不足以证明筛选特定核基因组比例个体来解决该技术问题是本领域的公知常识。最终，驳回决定被撤销。

【案件分析】

本案争议焦点在于：其一，相较于最接近现有技术，本申请实际解决的技术问题是什么；其二，区别特征是否为本领域的公知常识。

一、本申请实际解决的技术问题

准确认定发明实际解决的技术问题在创造性“三步法”判断中具有承上启下的重要作用。发明实际解决的技术问题，是以最接近的现有技术为起点，为获得更好的技术效果所进行的具体技术任务。技术问题的确定，应当与区别特征在发明中所能达到的技术效果相匹配，而且不应被确定为区别特征本身。

本案中，对比文件1已经公开了肉眼筛选全雌个体。本领域公知，海湾扇贝和紫扇贝均是雌雄同体，即性腺包括雌区和雄区，将二者杂交后，所得的含有异源染色体的杂交子代初期也为雌雄同体，但在发育过程中，大部分杂交子代表现为雄性败育，而仅有雌性性腺发育，即发育为全雌个体，也就是说采用肉眼即可分辨出全雌个体。而本申请采用基因筛选的目的并非筛选出全雌个体，而是在肉眼筛选全雌个体的基础上，进一步通过基因筛选方法，筛选来源于海湾扇贝的与紫扇贝的核基因组比例高于1.5的全雌个体。通过该基因筛选后，可得到三倍体获得率为100%的技术效果。

首先，本申请说明书实施例2记载了基因组筛选和肉眼筛选之间的实验对照，基因组筛选方法组能够代表本申请的技术方案，对照组仅挑选全雌个体，能够代表对比文件1的技术方案，将两组所得个体采用相同的方法杂交、培育后，检测三倍体获得率。说明书图4检测结果显示，未经筛选的对照组三倍体得率约为12%，而采用基因组筛选方法筛选后，所得子代的三倍体得率为100%。二者对比可知，相比对比文件1，本申请的基因组筛选方法可以大比例提高三倍体获得率，即本申请说明书明确记载了该技术效果。

其次，复审请求人在复审阶段提交了对应于本申请实施例1和2的原始实验记录、实验中所有检测个体的原始实验数据，以及复审请求人与实施公司的技术合作协议，并进一步说明了本申请的技术原理。复审请求人提交的上述资料与本申请说明书图1-4的结果对应，由此可进一步确认本申请相比对比文件1取得的技术效果。

在确认以上技术效果的基础上，合议组认定本申请实际解决的技术问题应为提高三倍体扇贝的获得率，而非驳回决定中所认定的如何筛选全雌个体。

二、区别特征是否为公知常识

根据《专利审查指南》的规定，如果区别特征是本领域的公知常识，则在最接近的现有技术的基础上引入所述区别特征通常是显而易见的。在判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见时，应从发明实际解决的技术问题出发，不仅需要判断区别特征所代表的技术手段本身是否公知，还要考虑采用所述技术手段解决相应的技术问题是否为所属领域的公知常识。

具体到本案，合议组需要判断，采用基因筛选特定核基因组比例的全雌个体来提高三倍体获得率，是否为本领域的公知常识。卷内公知常识性证据显示，高通量测序是医学诊断中常用的基因测序手段，通过分子标记进行基因组选育也是水产养殖领域的常规手段，即通过基因测序进行分析、鉴定、筛选是本领域的工具性手段。然而，卷内公知常识性证据均未记载，将该手段应用于具体的扇贝杂交选育时，应当如何筛选，以及能够产生何种技术效果，即公知常识性证据并未公开本申请的基因筛选手段和提高三倍体扇贝获得率的任何对应关系。因此，基于现有证据可以认定，卷内公知常识性证据没有为解决该问题给出指引。

申请日前本领域技术人员面对提高三倍体扇贝获得率的技术问题时，没有动机将筛选特定核基因组比例个体的技术手段应用于改进对比文件1，更没有动机筛选来源于母本的核基因组与来源于父本的核基因组比例大于1.5的全雌个体。回溯本案发明过程，本申请为完成提高三倍体获得率的改进任务采取了筛选特定核基因组比例个体的手段，达到了将三倍体获得率由12%提升至100%的技术效果，体现了本申请对现有技术的贡献。基于此，合议组肯定了本申请的创造性。

【案件启示】

从本案的审理过程可以看出，鉴于水产养殖领域的专利申请，往往是基本科学原理和常规技术方法在特定场景中的特定改进，因此在创造性评价中，确认区别特征给发明带来的技术效果至关重要。如果忽视技术效果，或者认定技术效果不完整、不准确或过于宽泛，可能会直接影响发明实际解决的技术问题的确定，并最终影响创造性判断结论。在技术启示的判断中，要特别注意不能脱离发明实际解决的技术问题，而仅考虑技术手段本身，应当站位本领域技术人员，基于准确认定发明实际解决的技术问题进行全面判断。如果相应技术手段并非本领域中发明实际解决的技术问题的惯用手段，也并未被本领域工具书披露为解决该技术问题的技术手段，则不宜将其认定为本领域公知常识，以避免对显而易见性的判断陷入“事后诸葛亮”的误区。

本案也为水产养殖领域专利申请文件的撰写提供了重要参考。为了充分说明相应技术手段在特定细分场景下的具体实现路径和明确改进效果，申请人应当在原始申请文件中记载详实的实验数据对所述技术效果加以验证，从而充分体现发明创造的技术贡献与价值。申请人还可以在答复通知书的意见陈述中，进一步说明相关技术原理，补充提交研发过程、原始实验记录等资料，以更好地帮助于水产养殖领域的技术创新成果获得专利保护。

来源：中国知识产权报/中国知识产权资讯网